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浅析公司商标合规管理工作

2024-06-07

商标是公司所拥有知识产权的重要组成部分，是公司的无形资产。一个知名商标可能会给公司带来相当大的经济价值及社会影响。本文从商标注册、商标使用、商标运营及商标侵权应对等多个方面对商标合规管理中所存在的法律风险、注意事项及合规建议进行阐述，以供大家学习。

一、商标管理相关法律法规

《中华人民共和国商标法》及其司法解释、《中华人民共和国商标法实施条例》、《商标审查审理指南》、《商品和服务分类表》等。

二、商标注册准备

1.商标类别及具体商品、服务选择：

依据最新版的《商品和服务分类表》（国家知识产权局-商标局网站可查找，一般每年调整一次）选定公司所需要使用的商标类别和具体商品、服务，选定时建议全面考虑未来发展需求尽量扩大注册类别，以便后续使用。

2.商标图文选择：

（1）注意不得将《商标法》等相关法律法规禁止注册的标志作为商标进行申请注册，如国家名称、国旗、国徽等。具体可参见商标局所发布的《关于禁止作为商标使用标志的指引》。

（2）注意所使用的商标图文需为自行设计（包括委托其他第三方进行设计），保证其著作权归属本公司。公司应注意不得未经授权随意使用他人的作品作为用于自己的商标中；注意知名人物姓名、艺名、公司字号、地理标志等因存在在先权利，亦不应作为商标注册；注意规避该类别上的驰名商标。

（3）注意尽量选择显著性较强的图、文进行注册，以免申请被驳回或要求提供其他资料。

（4）为避免商标注册无法通过，建议同时创作2-3件不同的商标进行注册。

（5）委托他人设计商标的：应安排专人跟进相关设计进度，审查受托方所出具的设计方案，合同中应当注意设定受托方涉及使用他人作品的、受托方不得抢注商标等违约责任，同时注意设定设计作品的著作权归属委托方，以防产生后续知识产权纠纷。

三、商标使用

（一）使用公司自有商标

1.注意公司仅能在其已注册的商品及服务上使用注册商标，不得超范围使用。所以，当公司需要在其他商品和服务使用注册商标时，尤其是新推出的商品和服务，应当注意是否包含在当时注册的商品和服务范围内。

2.公司在使用注册商标时，应当注意商标印制的形态和印制质量，防止所印制的商标图案与注册商标时使用的商标图案有出入，从而引发擅自改变注册商标的法律风险。擅自改变注册商标的行为包括：改变商标字体、改变商标颜色、商标样式的增减、商标样式比例变动（即变动只能按照原先大小按1:1的比例进行变动）、商标信息改变等。

3.若联名合作时，双方存在就合作范围内可授权许可双方使用各自所有商标、标识的，则应当就商标、标识的使用作出具体约定，设定相应违约责任，并跟进后续合作中相关商标、标识的使用情况，尤其涉及生产产品的，则必须要求所生产产品符合国家标准及相关省市标准。

4.商标注册后，应当积极进行使用（至少在注册后三年内应进行使用），否则可能存在被其他第三方以“无正当理由连续三年不使用”的法定理由向商标局申请撤销该注册商标。

5.提前做好商标授权期限届满的处理准备。

具体时间提示如下：根据《商标法》第四十条及《商标法实施条例》第三十三条规定，注册商标的有效期为十年。注册商标有效期满后需要继续使用的，应当在期满前的十二个月内按照规定办理续展手续；在此期间未能办理的，可以给予六个月的宽展期。每次续展注册的有效期为十年，自该商标上一届有效期满次日起计算。期满未办理续展手续的，注销其注册商标。

（二）使用他人注册商标

1.公司可以合理使用他人注册的有第二含义的商标，如对“苹果”文字在描述水果时使用。

2.公司经许可授权而使用他人注册商标的：

（1）首先公司应当审查该商标的注册类别项目、续注时间、先前权利负担情况（如是否先前已存在授权许可等）、质押情况（可在信用中国—全国知识产权质押信息平台进行查询）、涉诉以及其他授权情况等事项，并就上述事项要求授权方提供相关资料的复印件或扫描件，留存备查。

若该商标所有者先前已和其他第三方就该商标存在独占授权许可合同或排他授权许可合同的，则该商标无法再进行授权许可。

若该商标权存在质押负担的，根据《民法典》规定，因知识产权中的财产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。故一般建议放弃使用已出质的商标，若使用则必须取得出质人与质权人协商同意该注册商标授权许可使用的相关书面文件等材料，并附在许可使用合同后。

若该商标权涉及权利纠纷的，则不建议使用该商标。

（2）公司在获得他人商标授权时应签署完备的商标授权许可合同（包括联名合作中需对于商标的授权许可使用进行明确约定），并由许可方向商标局进行商标使用许可备案，报送备案材料。

四、商标侵权应对

（一）他人涉嫌侵犯我公司现有商标

1.首先固定侵权证据，如购买涉嫌商标侵权的产品并保留相应销售发票等，必要时可进行公证，将侵权证据通过公证方式进行固定，如网站链接、由公证员陪同进行购买侵权产品等。

2.其次，我公司应当整理自身有关被侵权商标的相应材料，包括权利证书、商标持续使用证明材料。

3.根据《商标法》第六十条规定：有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一，引起纠纷的，由当事人协商解决；不愿协商或者协商不成的，商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求工商行政管理部门处理。

故公司可先行向相关行政部门进行举报（一般为侵权人所在地或侵权行为地的市场监督管理局），若行政部门认定侵权行为属实的，则公司可向行政部门要求进行商标侵权的赔偿调解，以降低公司维权成本。若公司采取诉讼方式维权的，则可以向侵权行为地或者侵权人所在地人民法院进行起诉。

（二）我公司收到他人指控商标侵权

1.进行所指控信息的核实工作：

（1）核实我公司是否存在侵权行为；

（2）审查所涉及商标是否已被撤销或者已被注销或者还未被注册成功；

（3）核实对方诉称的侵权产品、服务与其商标登记的类别是否一致；

（4）核实商标权利主体，防止没有诉权的主体主张权利，即指控方是否为注册商标的所有权人或者利害关系人（如授权许可使用人等）；

（5）严格审查商标的授权链条和授权权限（存在授权许可情形的），防止商标被对方超越权限主张权利。

2.根据《商标法》第五十九条规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

故若我公司存在有在先权利（如注册在先的字号、作品）的情形下或我公司存在上述在先使用情形的，可对侵权指控进行积极抗辩。

3.若存在授权许可合同的，则可要求许可方共同与对方进行权利抗辩。

4.准确区分商标除商业标记以外的第二含义，积极主张非商标性使用的抗辩，如商品或服务特征、用途的描述性使用等。

5.若为指控我方销售侵犯商标权的商品的，则我公司应当声明不知道是侵犯注册商标专用权的商品，提供相应材料证明商品合法取得来源，并说明商品的提供者，以进行免赔抗辩。证明商品合法取得来源证明如下：

（1）有供货单位合法签章的供货清单和货款收据且经查证属实或供货单位认可的；

（2）有供销双方签订的进货合同且经查证已真实履行的；

（3）有合法进货发票且发票记载事项与涉案商品对应的；

（4）其他能够证明合法取得涉案商品的情形。

6.可积极主张原告商标超过三年未使用的免赔抗辩。

7.可积极证明原告商标未被认定为驰名商标且无知名度，降低赔偿金额。